【深度剖析】商标侵权认定中的反向混淆

一、何为“反向混淆
在一个典型的商标侵权案件中，通过商标权人持续的向消费者提供特定质量的商品或服务，在先商标已被广大消费者所认知并积累了一定的商誉，侵权者（junior user）明知在先商标的存在，仍在相关商品或服务上使用相同或近似的商标，使消费者误认为其商品或服务来源于商标权人（senior user）或与之相关，从而侵占商标权人对其商标投资所积累的商誉，这种情形被称为“正向混淆”(direct/forward confusion)。
当侵权者的经济实力远远大于商标权人，为施行某一市场计划，在相关商品或服务上采纳了相同或相似商标，并对其进行大规模的广告宣传或促销活动，相关商品或服务的知名度、市场占有率远远超越了商标权人，此时的消费者会认为商标权人的商品或服务来源于侵权者或与之相关，这种情形被称为“反向混淆”。
根据上述定义，“正向混淆”与“反向混淆”存在以下不同：1、“正向混淆”中侵权者的经济实力较商标权人要更弱小，市场占有率或公众熟知度都不如商标权人。“反向混淆”则完全相反，侵权者通常是行业内的知名企业甚至龙头企业，经济实力要远胜于商标权人。2、“正向混淆”中的侵权者不正当的利用了商标上积累的商誉，主观上为故意。“反向混淆”中的侵权者的经济实力与行业地位都要优于商标权人，无搭便车的必要，其采用相关标识通常是为了符合其市场经营计划。
二、“反向混淆”的兴起与发展
“反向混淆”的概念最早由美国著名的大法官霍尔姆斯在1918年提出，其认为“通常的商标侵权案件是被告冒充原告的产品，在相反的情形下，导致人们错误的认为原告的产品来源于被告也将造成同样的恶果。美国联邦第七巡回法院法院于1968年的“Westward v. Ford”案中第一次正面分析了“反向混淆”。在本案中，Westward公司是一个企业规模、经济实力都比Ford公司要小的企业，从1960年起在其生产的拖挂式房车上使用“MUSTANG”商标，1962年申请注册了印第安纳州商标。同年，Ford公司在其设计的新款汽车上使用“MUSTANG”，自1964年4月起大批量生产及大规模对其广告宣传（1965年10月止，Ford公司已花费了1600万美元用于宣传“MUSTANG”汽车）。随后，Westward公司告知Ford公司其在相关商品上已在先使用了“MUSTANG”，要求Ford公司立即停止使用“MUSTANG”，Ford公司回应：不认可Westward公司拥有“MUSTANG”的商标权，不会造成消费者混淆。在此情形下，Westward公司向美国联邦第七巡回法院提起诉讼，主张Ford公司构成反向混淆，最终Ford公司胜诉，联邦第七巡回法院将分析的重点放在原告市场扩张的能力及“MUSTANG”商标的强度上,认为Westward公司的商标强度是微弱的，原告并没有将其市场扩充至汽车制造领域的可能性，最终认定：Ford公司不具备利用Westward公司商誉的意图，不存在使消费者认为被告商品来源于原告的可能性，原告所提出的反向混淆原则没有任何法理依据。该判决一经作出，遭到各界批评。
正如批评者所言，“若不分清楚正向混淆和反向混响的区别，通常将导致不公平的结果”。 Westward案的判决将允许强大的侵权者利用其绝对的经济实力逐步削弱小企业对于其商标权的保护。为了纠正这个错误，美国联邦第十巡回法院在1997年的“O Tire v.Goodyer”案中正式认可了“反向混淆”。在本案中，原告“Big O”公司是一个轮胎制造商，向美国14个州的200个轮胎零售商销售自己的商品，并从1974年起开始在其销售的轮胎商品上使用“BIG FOOT”商标。同年，Goodyer, 一家全世界最大的橡胶轮胎公司，向美国专利商标局（USPTO）申请注册了“Bigfoot”商标，但商品的使用范围仅限于雪地车轮。随后，Goodyer公司决定在其生产的名为“Custom Polysteel Radial ”新轮胎上使用“Bigfoot”商标，并对新产品进行大规模的宣传推广。尽管原告及其经销商明确的表示反对，被告仍继续其推销活动，在双方协商无果的情况下，原告将被告诉至法院，地方法院以被告的行为存在混淆可能性为由，判决被告败诉。美国联邦第十巡回法院维持了判决，认为：即使缺乏证据证明被告存在意图不公正的利用原告商誉，被告仍应承担侵权责任。该法院认为：若接受被告的观点，将导致以下逻辑结果：一个拥有公众熟知的商号的公司，当它从竞争者那里拿走一个商品名称并利用其经济力量大规模铺展广告时，可以免除其不正当竞争责任。若法院仅仅局限于欺瞒（passing off）,任何规模大且极具资源的后使用者，都可以对其采用的任一商标，开发出符合其商品标识的新含义。” 自此，“反向混淆”正式被美国司法机关接受，被认为是可诉的。
三、“反向混淆”的可归责性
在涉及“反向混淆”的案件中，一方面，侵权者不具备攀附商标权人商誉（搭便车）的主观恶意，在某些案件中，侵权者甚至都不知道自己使用的商标涉嫌侵权。另一方面，侵权者凭借其经济实力使得其商品更为公众熟知，消费者不会认为侵权者的商品来源于商标权人，而是认为二者的商品均来源于侵权者，并未增加消费者搜索商品的成本，某种程度上看，商标权人更像是侵占了侵权者的商誉。上述特点极易使人认为“反向混淆”是合理的，但实际上并非如此，以下分析为何反向混淆是可诉的：
1、反向混淆贬损了在先商标的市场价值
商标的价值依赖于被公众所认知的程度，当某一商标的知名度或公众熟知度明显大于另一商标，代表价值的天平将马上倾向该商标。若放任“反向混淆”存在，在先商标的价值将因侵权者的强大而遭到削弱。
从投资的角度分析，商标上的商誉直接反应了该商标的市场价值。由于反向混淆的发生，消费者会将商品或服务的来源都识别为侵权者，商标权人通过投资其商标而辛苦积累的商誉都流向了侵权者，此消彼长，侵权者获取了本应属于商标权人的商誉，商标权人未来通过转让、许可获得收益的可能性及其收益本身都大幅度降低。
从消费的角度来看，消费者会更愿意选择公众熟知度更高的商品，当其发现购买到的商品来源并非侵权者而是商标权人时，或失望或认为先商标仿冒了后商标，基于对仿冒商品本能的抵触，消费者可能不再选择商标权人的商品，而是向侵权者靠拢，商标权人将逐渐失去投资商标以积累商誉的积极性，市场价值也将因此遭受削弱。
2、反向混淆使得商标权人失去了对商标权的控制
知识产权的创造者享有能够控制其知识产权的必要权利，如在版权法中，作品通常情况下被认为是作者的财产,作者享有控制其作品不被擅自修改、发表的权利。在“反向混淆”中，当侵权者经营管理不善致使商品出现严重质量问题，商标权人将不可避免的受到牵连，商标权人丧失了自主控制商标的能力，合法权益受制于侵权者。
3、反向混淆将限制商标权人开拓新市场的能力
在“反向混淆”中，当商标权人意图将其产品扩展至侵权者经营的同一地域或市场范围，将出现同一或者相似商标所标识的同类产品之间互相竞争，而后商标通过在先大量使用已经具有相当的优势，商标权人开拓新市场的能力因此会受到严重的限制。
4、反向混淆使得商标权人的直接经济利益受到损害
商标权本质上属于无形财产权，是法律明确授予的一项垄断权利，在符合法律规定的前提下，商标权人享有通过许可、转让其商标获取对价的权利。“反向混淆”中的侵权者未支付任何对价获得了商标使用权，直接损害了商标权人获取转让、许可费用的权利。
通过以上分析可以发现，“反向混淆”与“正向混淆”一样，不仅使消费者混淆了产品或服务的来源，而且损害了商标权人的利益，违背了《商标法》的双重保护宗旨，具有可责性。
四、“反向混淆”中的侵权认定
在商标侵权案件中，认定构成侵权的首要前提是，权利人享有受法律保护的商标。判定某一商标是否可受保护：首先要考虑该标识能否被人们用于识别他们所需的商品或服务，这种识别程度与商标本身的显著性有关。关于商标的显著性判断，美国在司法实践中逐渐概况出五类用于区分商标显著性的标识，分别是：（1）通用名称:市场上通常用于描述某一商品或服务的名称，如：U盘、阿西匹林，因缺乏固有显著性，通用名称无法获得《商标法》的保护；（2）描述性标识: 对某一产品或服务性能、质量等特点的描述用语，通过商业使用获得“第二含义”可以获得保护。如：“永固”门锁；（3）联想性标识：需要经过多层次的联想、推理可得出产品特性的标识，如“飘柔”洗发乳；（4）任意性标识：现实中已经存在，但与所依附的商品不存在任何关联性的标识。如“壳”牌润滑油、“apple”电脑。（5）臆造性标识：现实中不存在，凭空构想的标识；如“Exxon”牌润滑油。联想性标识和任意性标识均具有极强的固有显著性，被用作商标使用时即自动获得法律保护。商标的显著性越高，受保护的程度越高。商标的显著性并非固定的，会随着消费者认知程度的变化而变化。一个形象的比喻：商标好比温度计，度数如同显著性，外部热量如同消费者的认知程度，温度计（商标）的度数（显著性）会随着外部热量（消费者的认知程度）变化而变化。受保护的商标还要属于不受法律禁止的种类，并且与在先权利不发生冲突。
完成以上分析后，紧接着要判断是否存在混淆的可能性(likelihood of confusion)。美国联邦第二巡回法院在“Polaroid Corp. v. Polarad Elects. Corp”案中总结出了一套具有指导意义的用于判断混淆可能性的测试标准，分别是：（1）原告商标的强度；（2）真正的混淆；（3）被告商品的质量；（4）消费者的注意程度；（5）被告采纳商标的真诚度；（6）商标之间的相似程度；（7）商品之间的相似程度；（8）商标权人跨越产品之间距离的可能性。[19]虽然此测试标准源于“正向混淆”，但如上文所述，“反向混淆”与“正向混淆”造成了同样的法律后果。而消费者产生混淆的同时，商标权人的利益亦将受到损害，因此，“反向混淆”侵权的认定本质上还是对混淆可能性的判断。因此该测试标准同样适用于反向混淆：
1、原告商标的强度（Strengh of the Senior User’s Mark）
如上文所述，商标受保护的强度与商标的显著性息息相关，商标本身的显著性越高，受保护的强度也越高。因此，商标越是具有任意性或臆造性，该商标的强度越高。分析商标的强度主要用于判断该商标是否被广大消费者所认知，该商标被认知的程度越高，强度越强。
2、真正的混淆（Actual Confusion）
混淆的可能性是侵权判定的核心，如果原告能举证证明，在商业交易活动中已发生了真实混淆的情形，就会被认定为存在混淆的可能性，完成了举证责任。对消费者的市场调查是证明该因素的主要方式，调查必须遵循客观事实，不能含有诱导性。该因素对原告的举证责任要求极高，极少情况下能被证明，并非证明侵权所必要。
3、商品的质量（Quality of the Product）
实践中存在两种观点：一种认为，原被告商品的质量越接近，被认定侵权的可能性越大，因为这更容易使消费者对商品的来源产生混淆。另一种认为，原被告商品的质量越不相同，被认定存在商标侵权行为的可能性越大，因为在这种情况中，质量较差的商品容易损害质量较好商品的声誉。笔者赞同前者观点。
4、消费者的老练度（Sophistication of Buyers）
消费者的老练度是指消费者在购物中对商标及其商品所施加的注意力或辨别力，在购物之中，不同消费者的注意程度是不同的。如有学者将消费者的注意程度从强到弱分为七类：“谨慎小心的”、“小心的”、“小心对比的”“不注意的”、“匆忙的”、“冲动的”和“很容易被欺骗的”。注意程度越高，混淆的可能性越低，注意程度越低，混淆的可能性越高。商品的经济价值直接影响了消费者的注意程度，相对于廉价的物品，消费者对于某一专业领域或高档的商品或服务会施予更高的注意力，考虑更多的细节，更加谨慎的进行选择，发生混淆的可能性越低。该因素还与“商品的质量”有关，如某一商品或服务的质量非常优秀，与之相关的消费者对于商品或服务的来源会更具有辨别能力，导致混淆的可能性更小。
5、被告采纳商标的真诚度（Good Faith）
在“正向混淆”中，“搭便车”的存在更容易被法院认定为存在混淆的可能性。如前所述，“反向混淆”中的侵权者的经济实力与市场地位都远远优于商标权人，侵权者通常不具备恶意攀附商标商誉的动机，该因素在“反向混淆”案件中被认为是无关紧要的。
6、商标之间的相似程度（Similarity of the Mark）
商标之间的相似程度通常根据两个商标标识本身的词汇、外形、读音、排版、设计结合商标在商业中的使用方式进行整体综合判断，商标的相似程度与混淆发生的可能性成正比，相似程度越高，混淆的可能性越大，反之则亦然。
7、商品之间的接近程度（Proximity of the Products）
若二者的商品于相同或相关类别，消费者更容易对商品的来源产生混淆。该因素通常与商品的销售渠道结合进行分析，即商品或服务是否在相同或相似的时间或地点，以相同或相似的手段向消费者推销，越趋同越容易产生混淆。
8、原告跨越产品之间距离的可能性（Bridging the Gap）
若商标权人与侵权者的产品不构成直接竞争，还要分析商标权人是否有将其产品范围扩张至侵权者的产品范围的可能，通常与商标权人的经济实力和经营计划相关，若商标权人能证明其具备扩张意图或已着手实施，存在混淆的可能性越大。
上述八个因素每一项都不是决定性的，需要结合每一个案件的具体事实，综合考虑上述因素来决定是否存在混淆的可能性。
五、反向混淆在我国的法律规制
2013年之前，我国《商标法》仍然着重于对商标本身的保护，并未将国际通行的“混淆可能性”作为判定侵权的依据，混淆的可能性并未被明确为判定侵权应当考量的主要因素。为了弥补前述不足，2013年我国《商标法》进行了大范围的修订，其中就将原《商标法》第52条第1款改为第57条的第1、2款,并在第57条第2款中,针对“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与注册商标相同或者近似的商标”增加了“容易导致混淆”的限定,明确将“混淆可能性”作为商标侵权的要件，自此，“混淆可能性”被作为判定是否构成侵权的主要依据。
鉴于我国《商标法》并未区分“正向混淆”与“反向混淆”，“反向混淆”与“正向混淆”一样，本质上仍属于对混淆可能性的判断，适用的法律依据相同，且无区分的必要。
六、结论

如今，经济全球化的进程不断加快，互联网等新型产业发展逐渐成熟，商品市场受地域限制的影响越来越小。凭借其强大的经济实力与市场号召力，跨国公司的品牌渗透率不断提高，制约着我国众多中小企业的发展。通过借鉴发达国家的实践经验，明确反向混淆存在的危害性及法律规制，希望能使处于弱势地位的中小企业的合法权益能更好的得到法律的保护。

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